每年4月，中國海關(guān)和最高人民法院都會同期發(fā)布前一年度典型知識產(chǎn)權(quán)案例。今年最高院發(fā)布的2019年典型案例之一“本田公司與恒勝公司”侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案〔最高院138號判決〕中，涉案侵權(quán)商品在申報出口時被海關(guān)扣留，之后經(jīng)歷了一審、二審、再審共計三年半年時間。2019年9月，最高院做出境內(nèi)涉外定牌加工企業(yè)構(gòu)成侵權(quán)的最終判決，該判決與以往類似案件判決結(jié)果有所不同，很有可能對外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

     近年來，有關(guān)涉外定牌加工中商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定的討論一直持續(xù)不斷。雖然個案情況存在差別，但是各級法院的判決中仍體現(xiàn)了一定程度的共性。現(xiàn)有判決顯示，如果境外委托方在目的國擁有正當(dāng)合法的商標(biāo)權(quán)，委托加工的產(chǎn)品全部出口到該目的國，且境內(nèi)加工方已經(jīng)盡到合理注意義務(wù)，那么境內(nèi)加工方的加工行為一般不會被認(rèn)定為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

01 海關(guān)具體是怎樣行使保護職能的？

     最高院138號判決案中最初的發(fā)端是海關(guān)對恒勝公司申報出口的貨物進行了扣留，執(zhí)行知識產(chǎn)品海關(guān)保護，那么海關(guān)具體是怎樣行使保護職能的？

       知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護是指在貨物進出境時，由海關(guān)對侵權(quán)貨物進行扣留、調(diào)查乃至處罰的行政管理行為。海關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保護有主動保護與被動保護兩種方式。
 
      主動保護，也就是依職權(quán)保護，指知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人已經(jīng)向海關(guān)總署進行了知識產(chǎn)權(quán)備案，海關(guān)根據(jù)備案的知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬及商品信息、侵權(quán)人信息、侵權(quán)貨物信息，依照職權(quán)主動中止涉嫌侵權(quán)貨物的通關(guān)程序，通知有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人，并根據(jù)知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的申請對涉嫌侵權(quán)貨物實施扣留、調(diào)查，并對侵權(quán)貨物的收發(fā)貨人實施行政處罰。
      被動保護，也就是依申請保護，指雖然知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人并未在海關(guān)總署進行知識產(chǎn)權(quán)備案，但權(quán)利人發(fā)現(xiàn)侵權(quán)貨物即將進出口時，仍然可以直接向海關(guān)提出申請，要求海關(guān)對涉嫌侵權(quán)的進出口貨物進行查扣。但海關(guān)對依申請扣留的侵權(quán)嫌疑貨物不進行調(diào)查，知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人需要就有關(guān)侵權(quán)糾紛向人民法院起訴。如果海關(guān)未在法律規(guī)定時限內(nèi)收到法院協(xié)助執(zhí)行的通知，其將放行貨物。

     也就是說，海關(guān)在實施主動保護時，會對進出口貨物是否侵權(quán)做出實質(zhì)性的調(diào)查，并可能給予侵權(quán)人行政處罰；而實施被動保護時，海關(guān)僅根據(jù)知識產(chǎn)權(quán)人的申請對貨物進行查扣，但是并不會進行調(diào)查。
 

      主動/被動調(diào)查可能產(chǎn)生的結(jié)果：主動保護下海關(guān)認(rèn)定侵權(quán)，對侵權(quán)人進行罰款；認(rèn)定不侵權(quán)，放行貨物；不能認(rèn)定是否侵權(quán)，告知權(quán)利人如果海關(guān)自貨物扣留之日起50天內(nèi)沒有收到法院的協(xié)助執(zhí)行通知，貨物將被放行；被動保護下，如果扣貨20天內(nèi)海關(guān)沒有收到法院協(xié)助通知的，海關(guān)應(yīng)放行貨物。

      最高院138號判決案件即是第三種情況，海關(guān)向權(quán)利人出具的《關(guān)于侵權(quán)貨物調(diào)查結(jié)果通知書》稱“對于該批出口的摩托車是否構(gòu)成侵權(quán)，海關(guān)難以認(rèn)定”。實踐中，如果案件存在涉外定牌加工或其他復(fù)雜情節(jié)時，海關(guān)經(jīng)常會出具該類調(diào)查結(jié)果。原因是海關(guān)作為進出口貨物的監(jiān)管部門，雖然具有知識產(chǎn)權(quán)邊境保護的職能，但并不是知識產(chǎn)權(quán)管理的專門機構(gòu)，所以實踐中海關(guān)對貨物侵權(quán)與否的認(rèn)定是非常謹(jǐn)慎的，如果權(quán)利人和涉嫌侵權(quán)人之間存在較大的爭議，海關(guān)會認(rèn)為通過司法渠道解決是更合理的方式。

02 最高院往年類似案件的判決思路

最高法院針對涉外定牌加工相關(guān)案件曾經(jīng)有兩份具有指導(dǎo)意義的案例，均未認(rèn)定被委托人侵權(quán)。

【案例一】2014年最高院做出(2014)民提字第38號判決書（“PRETUL”商標(biāo)案），判決思路為：當(dāng)被訴侵權(quán)行為構(gòu)成涉外定牌加工時，由于產(chǎn)品全部出口至境外，貼附的商標(biāo)在中國不發(fā)揮識別功能，應(yīng)不視為在中國的商標(biāo)性使用，故不認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)。

【案例二】2016年，最高院又做出(2016)最高法民再339號判決書（“東風(fēng)”商標(biāo)案），判決思路為：涉外定牌加工的產(chǎn)品全部用于出口，不進入中國市場銷售，并未影響國內(nèi)商標(biāo)權(quán)利人注冊商標(biāo)在國內(nèi)市場上的正常識別區(qū)分功能，不會導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)。在國內(nèi)出口商對外國權(quán)利人商標(biāo)權(quán)盡到合理審查注意的前提下，涉外定牌加工一般不被認(rèn)定為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

2014及2016年之后，各地方法院的裁判思路也大體上傾向于認(rèn)同以上最高院判決的思路。

03 具有開創(chuàng)性的最高院138號判決思路

第1點：最高院對涉外定牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)使用的判定有很大的轉(zhuǎn)變。

      雖然涉外定牌加工的所有產(chǎn)品全部出口境外，不會在中國境內(nèi)直接接觸到最終消費者，但最高院認(rèn)為商標(biāo)從商品生產(chǎn)完成之時其實就具備了區(qū)別商品來源的可能性，因此商品生產(chǎn)環(huán)節(jié)已屬于商標(biāo)性使用。并且商品在境內(nèi)已經(jīng)接觸到諸如承運人這類公眾，且商品出口后還有可能回流中國，存在造成消費者誤認(rèn)的可能，所以最高院認(rèn)為涉外定牌加工和出口行為已經(jīng)構(gòu)成了對商標(biāo)的使用，屬于侵權(quán)行為。

第2點：最高院138號判決認(rèn)為涉外定牌加工的產(chǎn)品被相關(guān)公眾接觸后如果有導(dǎo)致混淆的可能，就構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

      在涉外定牌加工構(gòu)成商標(biāo)使用這一認(rèn)定的前提下，最高院又進一步闡明認(rèn)定是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，應(yīng)該以是否具有混淆可能性為標(biāo)準(zhǔn)，而非以實際造成混淆為標(biāo)準(zhǔn)來判斷。因此，只要被訴商標(biāo)與國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)構(gòu)成近似且商品為類似商品，就可以判斷出是否具有混淆可能性, 而不需要再考慮是否實際造成混淆的因素。

結(jié)論：即使涉外定牌加工產(chǎn)品全部用于出口，仍然存在被相關(guān)公眾實際接觸并引發(fā)混淆可能性，因此涉外定牌加工可能構(gòu)成侵權(quán)。

第3點：境外商標(biāo)注冊及授權(quán)不再是不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的合法抗辯理由。

      以前的裁判思路中，在國內(nèi)被委托人已對外國權(quán)利人商標(biāo)權(quán)盡到合理審查注意義務(wù)的前提下，涉外定牌加工通常可以作為商標(biāo)侵權(quán)的除外情形。因此，實踐中，如果涉外定牌加工中的國內(nèi)被委托人能夠提交外國商標(biāo)權(quán)利人的境外商標(biāo)權(quán)屬證明以及外國權(quán)利人的商標(biāo)使用授權(quán), 通常就會被認(rèn)為已經(jīng)盡了相應(yīng)的注意義務(wù)，沒有損害國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的實際利益，從而成為其不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的抗辯理由之一。

      然而，最高院在138號判決中明確指出，商標(biāo)權(quán)作為知識產(chǎn)權(quán)，具有地域性，對于沒有在中國注冊的商標(biāo)，即使其在外國獲得注冊，在中國也不享有注冊商標(biāo)專用權(quán)，與之相應(yīng)，中國境內(nèi)的民事主體所獲得的所謂“商標(biāo)使用授權(quán)”，也不屬于我國商標(biāo)法保護的商標(biāo)合法權(quán)利，不能作為不侵犯商標(biāo)權(quán)的抗辯事由。

     由此可見，由于涉外定牌加工作為不侵權(quán)的例外情形已經(jīng)被否定，以此作為前提的盡到合理審查義務(wù)以及境外商標(biāo)注冊和授權(quán)都已經(jīng)不能夠作為合法的抗辯理由。

04 未來從事定牌加工業(yè)務(wù)的企業(yè)法律風(fēng)險極大

 
      最高院138號判決后還沒有新的涉外定牌加工案件裁判文書被公布，因此這份判決的裁判思路是否會被全國法院仿效尚未可知。但如果其裁判思路被推廣，則涉外定牌加工案件的走向可能會有大的變化，相關(guān)企業(yè)侵權(quán)法律風(fēng)險也將增大。

05 加工企業(yè)應(yīng)預(yù)防侵權(quán)風(fēng)險

 
       合作關(guān)系確立前：應(yīng)嚴(yán)格審核境外委托方商標(biāo)權(quán)利情況，如果在中國有注冊商標(biāo)，且商品保護范圍已覆蓋其授權(quán)加工的類別及商品，商標(biāo)也在有效期限內(nèi)，且無明顯糾紛以及侵權(quán)風(fēng)險，則可考慮簽署合作協(xié)議；如果境外委托方尚無中國注冊商標(biāo)，則應(yīng)查詢是否有其他在先權(quán)利障礙，并要求委托方通過注冊或者其他程序（如轉(zhuǎn)讓）盡快獲得商標(biāo)權(quán)，在未完成上述程序前，不建議開展合作。

       獲得授權(quán)時：境外委托方在中國已有注冊商標(biāo)的，加工企業(yè)應(yīng)在簽署授權(quán)協(xié)議時，謹(jǐn)慎審查授權(quán)內(nèi)容，如商標(biāo)、商品、權(quán)利人等是否與其注冊商標(biāo)涵蓋的范圍一致、授權(quán)期限是否在商標(biāo)有效期內(nèi)；可以考慮在協(xié)議中約定保證條款，要求境外委托人對維護注冊商標(biāo)權(quán)利的有效性及授權(quán)的有效性承擔(dān)保證義務(wù)，還可以約定委托方應(yīng)承擔(dān)因商標(biāo)授權(quán)瑕疵和第三方商標(biāo)侵權(quán)指控帶來的損失等內(nèi)容。       在境外委托方尚無中國注冊商標(biāo)，也未查詢到明顯侵權(quán)風(fēng)險，同時確有合作必要的情況下，建議在協(xié)議中增加境外委托方的保證義務(wù)，要求境外委托方在一定期限內(nèi)申請并獲得中國境內(nèi)商標(biāo)注冊，并在取得注冊后完善后續(xù)授權(quán)程序、維護其注冊商標(biāo)權(quán)利的有效性、授權(quán)的有效性，同時約定由委托方承擔(dān)因商標(biāo)授權(quán)瑕疵和第三方商標(biāo)侵權(quán)指控帶來的損失等內(nèi)容。       獲得授權(quán)后：應(yīng)督促和確認(rèn)境外委托方盡快完成商標(biāo)許可備案和海關(guān)備案手續(xù)；加工企業(yè)需要嚴(yán)格規(guī)范使用授權(quán)商標(biāo)，如果貨物出口時被海關(guān)被扣留，則聯(lián)合境外委托方及時與海關(guān)溝通，在必要時積極起訴或應(yīng)訴。

06 總結(jié)

 
      最高院裁判思路的變化與我國經(jīng)濟形勢的發(fā)展、國際貿(mào)易形勢的變化以及我國知識產(chǎn)權(quán)司法保護需求在逐步轉(zhuǎn)變有關(guān)。

      自改革開放后，涉外定牌加工貿(mào)易曾是我國對外貿(mào)易的重要方式，地位舉足輕重，因此在司法實踐中對這種貿(mào)易形式一直給予了特殊的保護，幾乎是作為一種商標(biāo)侵權(quán)的例外情形被區(qū)別對待，即通常情況下不認(rèn)定為侵權(quán)。

      如今，我國經(jīng)濟發(fā)展方式已從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，涉外定牌加工在國際貿(mào)易中的比重也越來越低；與此同時，國內(nèi)自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品及民族品牌興起并不斷發(fā)展壯大，對知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)造、運用、保護和管理變得更加重要。

      總體而言，對于國內(nèi)外權(quán)利主體依據(jù)相同的規(guī)則進行平等的保護，避免給予某種貿(mào)易形式特殊保護是大勢所趨，有利于維護我國法律制度的統(tǒng)一性、引導(dǎo)國內(nèi)外主體尊重并重視我國的法律規(guī)定，進而促進平等市場主體之間的公平競爭和創(chuàng)造穩(wěn)定的法制環(huán)境。